STS 102/2000, February 14, 2000

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“ La acción de nulidad regulada en el mismo exige para su prosperabilidad que concurran los siguientes requisitos: un uso del nombre comercial por el que se acciona, que sea anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento) cuya nulidad se pretende; que la acción de nulidad se ejercite antes de que transcurran cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión correspondiente; y que entre los signos en litigio se den las circunstancias previstas en el art. 12.1 b) de la Ley de Marcas en orden a la existencia de un riesgo de confusión, pues, a diferencia de lo que ocurre entre marcas, no basta un riesgo de asociación (art. 12.1 a). Es de destacar que el uso (que sirve de fundamento a la acción de que se trata) ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico evitando la confusión en la clientela, por lo que su función es la de identificar toda o una parte de la actividad económica o comercial. Se requiere una utilización efectiva, sin que la constituyan casos esporádicos, o actividades ocasionales o aisladas, pero en modo alguno es necesaria la notoriedad a que se refiere para las marcas el art. 3.2 (como pretende el escrito de impugnación del recurso de casación), pues si bien es cierto que no cabe invocar como argumento el silencio legal en sede de nombre comercial, dada la norma de remisión del art. 81, sin embargo la solución de excluir la aplicabilidad de aquella regla especial es la que mejor encaja en el sistema legal (en la perspectiva de la diferencia que se establece en materia de registro de cada signo) y, por otro lado, armoniza con el sistema similar del Convenio de la Unión. ”

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STS 102/2000, February 14, 2000

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